Мы в эфире: Вебинар по КИК

Товарные знаки в США: как отвечать на предварительный отказ в регистрации из-за сходства с другими товарными знаками (likelihood of confusion)

Американское право
Читать статью
К содержанию

Мы уже публиковали обзор самых распространённых причин отказа в регистрации товарных знаков в США. В этой статье мы рассмотрим самую серьёзную из этих причин – наличие других знаков, схожих до степени смешения (likelihood of confusion) – и расскажем, как ответить на такой отказ.

Во время первичной экспертизы заявки проверяющий эксперт Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) помимо прочего проводит поиск схожих зарегистрированных и заявленных товарных знаков. Если эксперт находит такие знаки и считает, что они схожи со знаком заявителя до степени смешения, это служит основанием для отказа в регистрации. Для того чтобы преодолеть такой отказ, заявитель должен предоставить детальный мотивированный ответ с доводами, почему знаки не настолько схожи, что введут потребителей в заблуждение об источнике товаров и услуг. Предварительный отказ по причине сходства до степени смешения отправляется при одновременном сходстве как самих знаков, так и товаров и услуг, для которых знаки используются.  

Сходство знаков

Сходство самих знаков может выражаться в том, что знаки похожи визуально, по звучанию, а также вызывают у потребителей схожее впечатление. Необязательно, чтобы знаки были идентичны.

Примеры, которые приводит само USPTO:

Пример 1:

Эти знаки идентичны в написании. Использование разного шрифта и цвета не устраняет это сходство.

Пример 2:

Эти знаки отличаются в написании, но очень схожи в звучании.

Пример 3:

Использование одного и того же графического элемента в обоих знаках создаёт у потребителя схожее коммерческое впечатление, то есть наводит его на мысль, что у обоих знаков один правообладатель.

Сходство товаров и услуг

Для отказа в регистрации недостаточно лишь сходства самих знаков. Заявка проверяется также на сходство товаров и услуг. Оценка этих факторов динамична: чем больше сходство самих знаков, тем меньше сходства требуется в товарах и услугах (и наоборот) для установления вероятности введения потребителей в заблуждение.

Примеры схожих товаров или услуг:

  • Напитки — Вино;
  • Диагностические аппараты — Ультразвуковые медицинские аппараты;
  • Йогурт — Хлопья для завтрака.

Если один знак используется для индивидуализации товаров, а другой как маркетплейс таких товаров, это также может вызвать путаницу у потребителей. Примеры:

  • Футболки, джинсы — Маркетплейс одежды;
  • Предприятия общественного питания — Копченые изделия.

Также учитываются каналы сбыта, осмотрительность и осведомленность потребителей конкретных товаров и услуг и другие факторы.

Варианты ответа на отказ в регистрации

  1. Для начала стоит проверить статус отмеченных в отказе знаков с помощью системы TSDR. Так как на ответ на предварительный отказ обычно даётся 6 месяцев, вполне возможно, что за этот срок какие-то из отмеченных знаков утратят регистрацию или им в ней будет отказано. Об этом будет свидетельствовать статус «dead» или «abandoned», на что обязательно нужно указать в ответе на предварительный отказ.
  2. Представить письменную позицию с аргументами, показать проверяющему эксперту, что знаки не имеют визуального, аудиального сходства или имеют разное значение. Объяснить, насколько отличаются товары и услуги, каналы сбыта, по которым они доходят до потребителя.
  3. В ответе можно указать на то, что вы готовы внести изменения в описание товаров и услуг так, чтобы они не пересекались с товарами и услугами схожих знаков.
  4. Попробовать договориться с правообладателями схожих товарных знаков о заключении соглашения, по которому они дадут согласие на использование и регистрацию вашего знака.

Пример успешного ответа на предварительный отказ

Наш клиент столкнулся с предварительным отказом в регистрации знака LGDEAL в отношении услуг маркетплейса для продажи драгоценных камней. Эксперт посчитал, что этот знак слишком схож со знаком LJDEALS, зарегистрированным для различных ювелирных изделий, и привёл несколько доводов в поддержку своей позиции. Мы разобрали каждый из этих доводов в нашем ответе, который состоял из следующих разделов:

1. Анализ сходства знаков

Проверяющий эксперт посчитал, что рассматриваемые знаки могут вводить в заблуждение потребителей, так как создают у них схожее коммерческое впечатление. Эксперт сделал вывод о сходстве написания знаков, сославшись на то, что различие между буквами G и J является минимальным. В подтверждение своей позиции эксперт сослался на ряд прецедентов, в которых была признана вероятность введения в заблуждение потребителя. В качестве примера приведем несколько из них:

H. Sichel Sohne, GmbH v. John Gross & Co., 204 USPQ 257 (TTAB 1979)

  • BLUE NUN — вино;
  • BLUE CHAPEL — вино.

Ralston Purina Co. v. Old Ranchers Canning Co., 199 USPQ 125, 128 (TTAB 1978)

  • TUNA O’ THE FARM — консервированная курица;
  • CHICKEN OF THE SEA — консервированный тунец.

Эксперт также отметил, что буква S в знаке LJDEALS вовсе не является отличительным элементом, так как обозначает множественное число одного и того же слова – DEAL. В качестве прецедентов эксперт привёл следующие решения, в которых знаки были признаны недопустимо схожими:

  • SWISS GRILL — SWISS GRILLS;
  • SHAPE — SHAPES;
  • ZOMBIE — ZOMBIES.

Ответ на аргумент эксперта состоял из двух частей.

Во-первых, эксперт не проанализировал возможные значения знаков. Очевидным смысловым элементом обоих знаков является DEAL/DEALS, который потребители сразу распознают и не придадут ему различительного значения. В подтверждение этого аргумента мы привели примеры знаков, использующих элемент DEAL в сфере ювелирных изделий (таких мы нашли четыре). Наличие одного и того же элемента в товарных знаках, зарегистрированных для схожих товаров и услуг, говорит о том, что потребители не воспринимают этот элемент как обладающий различительной способностью и обращают внимание на другие, отличные друг от друга элементы знаков.

Таким образом, знаки принципиально отличаются элементами LG и LJ, которые отличаются как визуально, так и фонетически: LGDEAL произносится «эл джи дил», а LJDEALS – «эл джэй дилз».

Во-вторых, в приведённых экспертом примерах рассматривались знаки, состоящие из настоящих слов. Например, BLUE NUN означает «синяя монахиня», а BLUE CHAPEL – «синяя часовня». Наш случай принципиально отличался, так как LG и LJ не являются ни словами, ни распространёнными аббревиатурами, а поэтому не несут очевидного для потребителей смысла. Если же говорить о возможном смысле знаков, он прослеживался только в знаке LJDEALS: он может означать лицо по имени LJ, которое имеет с кем-то дело или осуществляет сделки с чем-либо (LJ who deals with someone / LJ who deals in something). В таком случае различия между знаками становятся ещё сильнее.

Такая трактовка также нивелирует представленный без объяснения вывод эксперта о том, что элемент DEALS в знаке LJDEALS является множественным числом от DEAL, то есть существительным. В примере, который мы привели, DEALS является глаголом в третьем лице (he deals with someone).

Но даже если DEALS действительно является существительным во множественном числе, дополнительное различие элементов LG и LJ принципиально отличают наш случай от приведённых экспертом прецедентов, где единственным отличием между знаками было единственное и множественное число общеупотребимых фраз, как в случае SWISS GRILL и SWISS GRILLS.

2. Анализ сходства товаров и услуг

Эксперт также посчитал товары и услуги, указанные для обоих знаков, схожими. Ниже перечислены все услуги, которые были изначально указаны в заявке на знак LGDEAL:

Предоставление интернет-площадки для продажи ювелирных изделий, бриллиантов, драгоценных камней и полудрагоценных камней; Услуги сервиса онлайн торговли, в которых пользователи размещают запросы на продукты, договариваются о сделках в сфере драгоценных ювелирных изделий, бриллиантов, драгоценных камней, полудрагоценных камней; Услуги по предоставлению информации о покупке, продаже, торговле ювелирными изделиями, бриллиантами, драгоценными, полудрагоценными камнями; Предоставление коммерческой информации в сфере ювелирных изделий, бриллиантов, драгоценных камней, полудрагоценных камней”

Эти услуги относятся к 35 классу, который может включать в себя услуги по предоставлению площадки для продажи товаров, предоставлению услуг по размещению рекламы третьих лиц и различной информации.

Знак LJDEALS же был зарегистрирован в отношении следующих товаров:

“Бусины для изготовления ювелирных изделий, застежек для ювелирных изделий, цепочек для ювелирных изделий, фурнитуры для ювелирных изделий, включая соединительные кольца, разрезные кольца, застежки, брелки, цепочки; Брелки в качестве ювелирных украшений, брелки из драгоценных металлов, цепочки на шею”

Эти товары входят в 14 класс, который включает в себя ювелирные изделия, драгоценные камни и металлы.

В предварительном отказе эксперт указал, что одни и те же правообладатели часто предоставляют как ювелирные изделия, так и услуги в сфере ювелирной торговли, поэтому эти товары и услуги следует считать связанными. В подтверждение эксперт приложил скриншоты сайтов, на которых можно приобрести ювелирные изделия. Пример одного из представленных скриншотов:

 

В ответе мы указали на очевидную проблему с аргументом эксперта: услуги розничной торговли ювелирными изделиями других производителей относятся к 35 классу, а торговля ювелирными изделиями собственного производства – к 14 классу, эти товары и услуги в большинстве случаев являются взаимоисключающими для одного и того же правообладателя. Этот тезис подтвердился в результате анализа тех примеров, которые привёл эксперт: все товарные знаки, используемые на сайтах, на которые ссылался эксперт, были зарегистрированы для услуг 35 класса, ни один не был зарегистрирован для товаров в 14 классе, а один из представленных знаков и вовсе не был зарегистрирован.

3. Сужение перечня услуг

Несмотря на то, что мы считали приведённые выше доводы о различии знаков и товаров и услуг убедительными, для увеличения вероятности положительного решения эксперта мы также сузили перечень заявленных услуг. После согласования с клиентом мы убрали слова «ювелирные изделия», поскольку в обозримом будущем клиент не намерен был размещать на своей платформе объявления о продаже ювелирных изделий. Таким образом, мы устранили единственные совпадающие формулировки в заявке LGDEAL и регистрации LJDEALS.

*   *   *

В результате эксперт одобрил заявку LGDEAL для публикации, и вскоре знак был зарегистрирован. При подготовке ответа мы руководствовались принципом «leave no stone unturned» – не оставлять без внимания ни один аргумент, приведённый в предварительном отказе. Хоть и невозможно сказать, какой из аргументов сыграл решающую роль, по нашему опыту именно такой исчерпывающий подход даёт наилучшие результаты. 

Евгений Краснов
May 22, 2023
Содержание
Вниз

История дела

Основные события

Подписка на обновления по американскому праву

Автор рассылки: Евгений Краснов,
лицензированный адвокат штата Нью-Йорк

Готово!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.

Дополнение к статье

Готово! Проверьте почту.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.

Контакты

Нравятся обзоры кейсов?

Периодически мы пишем обзоры интересных кейсов. Чтобы вы ничего не пропустили, предлагаем подписаться на обновления раздела.

Готово!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.

Материалы по теме

Как зарегистрировать запах в качестве товарного знака в США

Если вы решили зарегистрировать товарный знак на аромат в США, то данная статья поможет узнать нюансы, связанные с процедурой такой регистрации, а также позволит найти ответы на вопросы, которые могут возникнуть при подготовке заявки.

Евгений Краснов
August 3, 2021

Товарные знаки в США: обзор видов предварительных отказов в регистрации (office action)

Что такое "office action"? Почему я его получил, и что с ним делать? Схема вариантов действий после получения office action внутри статьи.

Евгений Краснов
May 21, 2023

Регистрация товарного знака в США — советы юриста

О том, каким компаниям рекомендуется оформление товарного знака (ТЗ) и как его осуществить.

Евгений Краснов
September 5, 2017

Налоговые обязательства российских стартаперов при ведении бизнеса через американскую корпорацию

Где платить налоги, если основатель компании получает какую-то часть дохода от источников в США, а сам находится в России?

Евгений Краснов
October 23, 2019

Годовое собрание акционеров в C-corporation: зачем оно нужно и как его проводить

Закон штата Делавэр обязывает каждую C-corp ежегодно проводить собрание акционеров. В этой статье мы расскажем, как это сделать.

Евгений Краснов
September 22, 2020

Как закрыть C-corporation

Вы зарегистрировали C-corporation (C-corp) в Делавэре, распределили акции между основателями, привлекли инвестиции от американских инвесторов, пытались развивать свой продукт, но не получилось: гипотеза не подтвердилась, деньги закончились, и вы занялись новым проектом. Что делать с C-corp?

Евгений Краснов
October 6, 2020

Материалы по теме

Все об опционных программах для сотрудников в России

Разбираем ключевые условия, описываем «кривые» схемы, предлагаем альтернативный вариант и выкладываем документы для внедрения опционных программ в России и США.

Роман Бузько
September 28, 2020

Опционные программы для сотрудников по российскому праву (фантомы, премии и пр.) [YouTube]

Хотите узнать, как делать опционные программы для ключевых членов команды по российскому праву? На вебинаре рассмотрены все юридические аспекты введения программ финансовой мотивации основателей и ключевых сотрудников в российском ООО на примерах типовой документации по российскому праву, подготовленной Buzko Legal, и примерах из практики иностранных венчурных фондов.

Егор Ларичкин
November 24, 2020

Гайд для сотрудников по опционам в американских компаниях

Эта статья предназначена для русскоязычных сотрудников, которые получили от американской компании предложение выдать опционы на акции. Статья поможет разобраться, на что обратить внимание в предлагаемой документации, осветит множество нюансов налогообложения всех видов опционов, укажет один из способов посчитать реальную экономическую стоимость опциона.

Егор Ларичкин
February 10, 2021

Продукты из категории

Продукты из категории