Мы уже публиковали обзор самых распространённых причин отказа в регистрации товарных знаков в США. В этой статье мы рассмотрим самую серьёзную из этих причин – наличие других знаков, схожих до степени смешения (likelihood of confusion) – и расскажем, как ответить на такой отказ.
Во время первичной экспертизы заявки проверяющий эксперт Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) помимо прочего проводит поиск схожих зарегистрированных и заявленных товарных знаков. Если эксперт находит такие знаки и считает, что они схожи со знаком заявителя до степени смешения, это служит основанием для отказа в регистрации. Для того чтобы преодолеть такой отказ, заявитель должен предоставить детальный мотивированный ответ с доводами, почему знаки не настолько схожи, что введут потребителей в заблуждение об источнике товаров и услуг. Предварительный отказ по причине сходства до степени смешения отправляется при одновременном сходстве как самих знаков, так и товаров и услуг, для которых знаки используются.
Сходство самих знаков может выражаться в том, что знаки похожи визуально, по звучанию, а также вызывают у потребителей схожее впечатление. Необязательно, чтобы знаки были идентичны.
Эти знаки идентичны в написании. Использование разного шрифта и цвета не устраняет это сходство.
Пример 2:
Эти знаки отличаются в написании, но очень схожи в звучании.
Пример 3:
Использование одного и того же графического элемента в обоих знаках создаёт у потребителя схожее коммерческое впечатление, то есть наводит его на мысль, что у обоих знаков один правообладатель.
Сходство товаров и услуг
Для отказа в регистрации недостаточно лишь сходства самих знаков. Заявка проверяется также на сходство товаров и услуг. Оценка этих факторов динамична: чем больше сходство самих знаков, тем меньше сходства требуется в товарах и услугах (и наоборот) для установления вероятности введения потребителей в заблуждение.
Если один знак используется для индивидуализации товаров, а другой как маркетплейс таких товаров, это также может вызвать путаницу у потребителей. Примеры:
Футболки, джинсы — Маркетплейс одежды;
Предприятия общественного питания — Копченые изделия.
Также учитываются каналы сбыта, осмотрительность и осведомленность потребителей конкретных товаров и услуг и другие факторы.
Варианты ответа на отказ в регистрации
Для начала стоит проверить статус отмеченных в отказе знаков с помощью системы TSDR. Так как на ответ на предварительный отказ обычно даётся 6 месяцев, вполне возможно, что за этот срок какие-то из отмеченных знаков утратят регистрацию или им в ней будет отказано. Об этом будет свидетельствовать статус «dead» или «abandoned», на что обязательно нужно указать в ответе на предварительный отказ.
Представить письменную позицию с аргументами, показать проверяющему эксперту, что знаки не имеют визуального, аудиального сходства или имеют разное значение. Объяснить, насколько отличаются товары и услуги, каналы сбыта, по которым они доходят до потребителя.
В ответе можно указать на то, что вы готовы внести изменения в описание товаров и услуг так, чтобы они не пересекались с товарами и услугами схожих знаков.
Попробовать договориться с правообладателями схожих товарных знаков о заключении соглашения, по которому они дадут согласие на использование и регистрацию вашего знака.
Пример успешного ответа на предварительный отказ
Наш клиент столкнулся с предварительным отказом в регистрации знака LGDEAL в отношении услуг маркетплейса для продажи драгоценных камней. Эксперт посчитал, что этот знак слишком схож со знаком LJDEALS, зарегистрированным для различных ювелирных изделий, и привёл несколько доводов в поддержку своей позиции. Мы разобрали каждый из этих доводов в нашем ответе, который состоял из следующих разделов:
1. Анализ сходства знаков
Проверяющий эксперт посчитал, что рассматриваемые знаки могут вводить в заблуждение потребителей, так как создают у них схожее коммерческое впечатление. Эксперт сделал вывод о сходстве написания знаков, сославшись на то, что различие между буквами G и J является минимальным. В подтверждение своей позиции эксперт сослался на ряд прецедентов, в которых была признана вероятность введения в заблуждение потребителя. В качестве примера приведем несколько из них:
H. Sichel Sohne, GmbH v. John Gross & Co., 204 USPQ 257 (TTAB 1979)
BLUE NUN — вино;
BLUE CHAPEL — вино.
Ralston Purina Co. v. Old Ranchers Canning Co., 199 USPQ 125, 128 (TTAB 1978)
TUNA O’ THE FARM — консервированная курица;
CHICKEN OF THE SEA — консервированный тунец.
Эксперт также отметил, что буква S в знаке LJDEALS вовсе не является отличительным элементом, так как обозначает множественное число одного и того же слова – DEAL. В качестве прецедентов эксперт привёл следующие решения, в которых знаки были признаны недопустимо схожими:
SWISS GRILL — SWISS GRILLS;
SHAPE — SHAPES;
ZOMBIE — ZOMBIES.
Ответ на аргумент эксперта состоял из двух частей.
Во-первых, эксперт не проанализировал возможные значения знаков. Очевидным смысловым элементом обоих знаков является DEAL/DEALS, который потребители сразу распознают и не придадут ему различительного значения. В подтверждение этого аргумента мы привели примеры знаков, использующих элемент DEAL в сфере ювелирных изделий (таких мы нашли четыре). Наличие одного и того же элемента в товарных знаках, зарегистрированных для схожих товаров и услуг, говорит о том, что потребители не воспринимают этот элемент как обладающий различительной способностью и обращают внимание на другие, отличные друг от друга элементы знаков.
Таким образом, знаки принципиально отличаются элементами LG и LJ, которые отличаются как визуально, так и фонетически: LGDEAL произносится «эл джи дил», а LJDEALS – «эл джэй дилз».
Во-вторых, в приведённых экспертом примерах рассматривались знаки, состоящие из настоящих слов. Например, BLUE NUN означает «синяя монахиня», а BLUE CHAPEL – «синяя часовня». Наш случай принципиально отличался, так как LG и LJ не являются ни словами, ни распространёнными аббревиатурами, а поэтому не несут очевидного для потребителей смысла. Если же говорить о возможном смысле знаков, он прослеживался только в знаке LJDEALS: он может означать лицо по имени LJ, которое имеет с кем-то дело или осуществляет сделки с чем-либо (LJ who deals with someone / LJ who deals in something). В таком случае различия между знаками становятся ещё сильнее.
Такая трактовка также нивелирует представленный без объяснения вывод эксперта о том, что элемент DEALS в знаке LJDEALS является множественным числом от DEAL, то есть существительным. В примере, который мы привели, DEALS является глаголом в третьем лице (he deals with someone).
Но даже если DEALS действительно является существительным во множественном числе, дополнительное различие элементов LG и LJ принципиально отличают наш случай от приведённых экспертом прецедентов, где единственным отличием между знаками было единственное и множественное число общеупотребимых фраз, как в случае SWISS GRILL и SWISS GRILLS.
2. Анализ сходства товаров и услуг
Эксперт также посчитал товары и услуги, указанные для обоих знаков, схожими. Ниже перечислены все услуги, которые были изначально указаны в заявке на знак LGDEAL:
“Предоставление интернет-площадки для продажи ювелирных изделий, бриллиантов, драгоценных камней и полудрагоценных камней;Услуги сервиса онлайн торговли, в которых пользователи размещают запросы на продукты, договариваются о сделках в сфере драгоценных ювелирных изделий, бриллиантов, драгоценных камней, полудрагоценных камней; Услуги по предоставлению информации о покупке, продаже, торговле ювелирными изделиями, бриллиантами, драгоценными, полудрагоценными камнями; Предоставление коммерческой информации в сфере ювелирных изделий, бриллиантов, драгоценных камней, полудрагоценных камней”
Эти услуги относятся к 35 классу, который может включать в себя услуги по предоставлению площадки для продажи товаров, предоставлению услуг по размещению рекламы третьих лиц и различной информации.
Знак LJDEALS же был зарегистрирован в отношении следующих товаров:
“Бусины для изготовления ювелирных изделий, застежек для ювелирных изделий, цепочек для ювелирных изделий, фурнитуры для ювелирных изделий, включая соединительные кольца, разрезные кольца, застежки, брелки, цепочки; Брелки в качестве ювелирных украшений, брелки из драгоценных металлов, цепочки на шею”
Эти товары входят в 14 класс, который включает в себя ювелирные изделия, драгоценные камни и металлы.
В предварительном отказе эксперт указал, что одни и те же правообладатели часто предоставляют как ювелирные изделия, так и услуги в сфере ювелирной торговли, поэтому эти товары и услуги следует считать связанными. В подтверждение эксперт приложил скриншоты сайтов, на которых можно приобрести ювелирные изделия. Пример одного из представленных скриншотов:
В ответе мы указали на очевидную проблему с аргументом эксперта: услуги розничной торговли ювелирными изделиями других производителей относятся к 35 классу, а торговля ювелирными изделиями собственного производства – к 14 классу, эти товары и услуги в большинстве случаев являются взаимоисключающими для одного и того же правообладателя. Этот тезис подтвердился в результате анализа тех примеров, которые привёл эксперт: все товарные знаки, используемые на сайтах, на которые ссылался эксперт, были зарегистрированы для услуг 35 класса, ни один не был зарегистрирован для товаров в 14 классе, а один из представленных знаков и вовсе не был зарегистрирован.
3. Сужение перечня услуг
Несмотря на то, что мы считали приведённые выше доводы о различии знаков и товаров и услуг убедительными, для увеличения вероятности положительного решения эксперта мы также сузили перечень заявленных услуг. После согласования с клиентом мы убрали слова «ювелирные изделия», поскольку в обозримом будущем клиент не намерен был размещать на своей платформе объявления о продаже ювелирных изделий. Таким образом, мы устранили единственные совпадающие формулировки в заявке LGDEAL и регистрации LJDEALS.
* * *
В результате эксперт одобрил заявку LGDEAL для публикации, и вскоре знак был зарегистрирован. При подготовке ответа мы руководствовались принципом «leave no stone unturned» – не оставлять без внимания ни один аргумент, приведённый в предварительном отказе. Хоть и невозможно сказать, какой из аргументов сыграл решающую роль, по нашему опыту именно такой исчерпывающий подход даёт наилучшие результаты.
