Мы в эфире: Вебинар по КИК

Товарные знаки в США: обзор видов предварительных отказов в регистрации (office action)

Американское право
Читать статью
К содержанию

Почти каждый, кто подаёт заявку на регистрацию товарного знака в США, в какой-то момент получает от Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) предварительный отказ (office action). Такое письмо направляется заявителю по результатам первичной экспертизы заявки, если проверяющий эксперт (examining attorney) выявил проблемы, которые препятствуют регистрации. Пока они не будут устранены, регистрация знака приостанавливается, а в случае непредоставления ответа в течение указанного срока (обычно 3 или 6 месяцев) заявка аннулируется. Это значит, что процесс регистрации придется начинать с самого начала, а если не устранить проблемы снова, то можно опять получить office action.

Наиболее распространённые причины office action

В таблице ниже приведены наиболее распространённые причины предварительных отказов и возможные варианты ответа. Если причина серьёзная, потребуется предоставить развёрнутый письменный ответ с изложением аргументов на каждый довод проверяющего эксперта. Если же проблема незначительна, иногда достаточно созвониться с экспертом или отправить ему имэйл.

Указанный тип отказа

Причина отказа

Предполагаемый ответ

Requirement for a definite identification of goods and services

Товары или услуги в заявке определены нечётко или слишком широко.

Уточнить или сузить круг товаров или услуг в заявке.

Requirement to disclaim a portion of your trademark

Отдельные части товарного знака по тем или иным причинам нерегистрируемы. Например, дизайн, термины.

Предоставить заявление с отказом от исключительных прав на конкретный термин или дизайн, при этом внешний вид товарного знака менять не придется.

Specimen refusal

Образец коммерческого использования товарного знака не относится к заявленным товарам или услугам или имеет другие дефекты.

Объяснить, почему представленный образец подтверждает использование или представить другой образец.

Section 2(d) likelihood of confusion refusal

Заявленный знак является схожим до степени смешения с другими товарными знаками.

Привести доводы о существенных различиях в знаках, сузить круг товаров или услуг, заключить соглашение о сосуществовании с правообладателем схожего товарного знака.

Section 2(e)(1) descriptiveness refusal

Знак является описательным, то есть сразу даёт потребителю понять, для каких товаров и услуг он регистрируется.

Объяснить, почему знак не является описательным, изменить перечень товаров или услуг, согласиться на регистрацию в Дополнительном реестре (в нём регистрируются описательные знаки).

Commonly used phrase refusal

Регистрируемый знак представляет собой часто используемое выражение.

Показать, как именно используется фраза в качестве товарного знака, привести конкретные примеры, доказывающие, что такая фраза обычно не используется в отношении тех товаров или услуг, которые указаны в заявке.

USPTO рассмотрело ответ, что дальше?

После того, как USPTO рассмотрит ответ, процесс регистрации может быть возобновлен. Однако это лишь один из вариантов развития событий, когда ответ на предварительный отказ помог устранить проблему, препятствующую регистрации знака.

Блок-схема ниже поможет разобраться со всеми возможными вариантами исхода и в целом проследить путь, который может пройти ответ на предварительный отказ:

Как видно из блок-схемы, отказ в принятии ответа на предварительный отказ не сразу ведет к аннулированию заявки, а к вынесению окончательного отказа. Несмотря на такую терминологию, заявитель имеет возможность ответить и на окончательный отказ, и только в том случае, если эксперт USPTO не соглашается с доводами в этом ответе, он вынесет решение об отказе в регистрации знака. Но даже в этом случае есть возможность подать апелляцию в вышестоящую инстанцию. Тем не менее, положительный исход этих дополнительных этапов не гарантирован и ещё больше отодвигает дату регистрации знака, поэтому разумнее всего тщательно проработать именно ответ на предварительный отказ.

На подготовку ответа как на предварительный, так и на окончательный отказ, как правило, дается 6 месяцев, но затягивать с подготовкой не стоит. Лучше заблаговременно ознакомиться с вопросами и проблемами, обозначенными в предварительном отказе, чтобы было достаточно времени для сбора необходимых документов, а также для подготовки убедительных аргументов. Чем раньше вы направите ответ в USPTO, тем раньше рассмотрение заявки может возобновиться и, следовательно, тем раньше вы можете получить заветную регистрацию.

Если предварительный отказ связан с необходимостью внести незначительные корректировки, например, уточнить перечень товаров и услуг, заявленных при подаче заявки или предоставить другое изображение знака, рассмотрение ответа может занять всего несколько дней.

Ответы, в которых содержится аргументированная позиция, рассматриваются дольше. Но в целом если аргументы, изложенные в ответе, убедят USPTO в том, что препятствий в регистрации нет, процесс регистрации знака возобновится в течение двух месяцев.

Если в регистрации знака все-таки отказано

В том случае, когда ответ на окончательный отказ не устранил все проблемы или попытка обжаловать отказ не удалась, USPTO отправит уведомление об отказе в регистрации товарного знака. После этого есть два месяца, чтобы подать петицию о возобновлении процесса регистрации либо обжаловать отказ в Судебно-апелляционной комиссии по товарным знакам США (TTAB).

*   *   *

Предварительный отказ не ставит крест на регистрации знака. Иногда проблема настолько незначительна, что решить ее можно, потратив полчаса. Если же требуется подготовить подробный письменный ответ, следует оценить перспективы и затраты на такой курс по сравнению с подачей новой заявки или ребрендингом. Вполне возможно, что ответ на предварительный отказ всё равно окажется в разы дешевле, чем альтернативы.

Если у вас остались вопросы, связанные с предварительными отказами, свяжитесь с нашими юристами или запишитесь на консультацию.

Евгений Краснов
May 21, 2023
Содержание
Вниз

История дела

Основные события

Подписка на обновления по американскому праву

Автор рассылки: Евгений Краснов,
лицензированный адвокат штата Нью-Йорк

Готово!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.

Дополнение к статье

Готово! Проверьте почту.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.

Контакты

Нравятся обзоры кейсов?

Периодически мы пишем обзоры интересных кейсов. Чтобы вы ничего не пропустили, предлагаем подписаться на обновления раздела.

Готово!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.

Материалы по теме

Товарные знаки в США: как отвечать на предварительный отказ в регистрации из-за сходства с другими товарными знаками (likelihood of confusion)

Наличие других знаков, схожих до степени смешения (likelihood of confusion) – самая серьёзная причин отказа в регистрации товарного знака. Рассказываем, как ответить на такой отказ.

Евгений Краснов
May 22, 2023

Как зарегистрировать запах в качестве товарного знака в США

Если вы решили зарегистрировать товарный знак на аромат в США, то данная статья поможет узнать нюансы, связанные с процедурой такой регистрации, а также позволит найти ответы на вопросы, которые могут возникнуть при подготовке заявки.

Евгений Краснов
August 3, 2021

Регистрация товарного знака в США — советы юриста

О том, каким компаниям рекомендуется оформление товарного знака (ТЗ) и как его осуществить.

Евгений Краснов
September 5, 2017

Налоговые обязательства российских стартаперов при ведении бизнеса через американскую корпорацию

Где платить налоги, если основатель компании получает какую-то часть дохода от источников в США, а сам находится в России?

Евгений Краснов
October 23, 2019

Годовое собрание акционеров в C-corporation: зачем оно нужно и как его проводить

Закон штата Делавэр обязывает каждую C-corp ежегодно проводить собрание акционеров. В этой статье мы расскажем, как это сделать.

Евгений Краснов
September 22, 2020

Как закрыть C-corporation

Вы зарегистрировали C-corporation (C-corp) в Делавэре, распределили акции между основателями, привлекли инвестиции от американских инвесторов, пытались развивать свой продукт, но не получилось: гипотеза не подтвердилась, деньги закончились, и вы занялись новым проектом. Что делать с C-corp?

Евгений Краснов
October 6, 2020

Материалы по теме

Товарные знаки в США: как отвечать на предварительный отказ в регистрации из-за сходства с другими товарными знаками (likelihood of confusion)

Наличие других знаков, схожих до степени смешения (likelihood of confusion) – самая серьёзная причин отказа в регистрации товарного знака. Рассказываем, как ответить на такой отказ.

Евгений Краснов
May 22, 2023

F.A.Q. Блокировка компании в Делавэре, США

Почему заблокировали мою компанию в Делавэре? Что это значит? Как ее разблокировать или лучше зарегистрировать новую, либо оставить все как есть? Как избежать повторной блокировки? Отвечаем на эти и другие вопросы.

Полина Караченцева
February 20, 2023

На что обратить внимание агентству в договоре с моделью (шаблон прилагается)

Рассказываем о самых распространенных ошибках, которые совершают агентства при юридическом оформлении отношений с моделями, и показываем, как их учесть на примере нашего модельного контракта.

Татьяна Дорофеева
November 10, 2022

Все об опционных программах для сотрудников в России

Разбираем ключевые условия, описываем «кривые» схемы, предлагаем альтернативный вариант и выкладываем документы для внедрения опционных программ в России и США.

Роман Бузько
September 28, 2020

Опционные программы для сотрудников по российскому праву (фантомы, премии и пр.) [YouTube]

Хотите узнать, как делать опционные программы для ключевых членов команды по российскому праву? На вебинаре рассмотрены все юридические аспекты введения программ финансовой мотивации основателей и ключевых сотрудников в российском ООО на примерах типовой документации по российскому праву, подготовленной Buzko Legal, и примерах из практики иностранных венчурных фондов.

Егор Ларичкин
November 24, 2020

Гайд для сотрудников по опционам в американских компаниях

Эта статья предназначена для русскоязычных сотрудников, которые получили от американской компании предложение выдать опционы на акции. Статья поможет разобраться, на что обратить внимание в предлагаемой документации, осветит множество нюансов налогообложения всех видов опционов, укажет один из способов посчитать реальную экономическую стоимость опциона.

Егор Ларичкин
February 10, 2021

Продукты из категории

Продукты из категории