Наиболее распространённые причины office action
В таблице ниже приведены наиболее распространённые причины предварительных отказов и возможные варианты ответа. Если причина серьёзная, потребуется предоставить развёрнутый письменный ответ с изложением аргументов на каждый довод проверяющего эксперта. Если же проблема незначительна, иногда достаточно созвониться с экспертом или отправить ему имэйл.
Requirement for a definite identification of goods and services
Товары или услуги в заявке определены нечётко или слишком широко.
Уточнить или сузить круг товаров или услуг в заявке.
Requirement to disclaim a portion of your trademark
Отдельные части товарного знака по тем или иным причинам нерегистрируемы. Например, дизайн, термины.
Предоставить заявление с отказом от исключительных прав на конкретный термин или дизайн, при этом внешний вид товарного знака менять не придется.
Specimen refusal
Образец коммерческого использования товарного знака не относится к заявленным товарам или услугам или имеет другие дефекты.
Объяснить, почему представленный образец подтверждает использование или представить другой образец.
Section 2(d) likelihood of confusion refusal
Заявленный знак является схожим до степени смешения с другими товарными знаками.
Привести доводы о существенных различиях в знаках, сузить круг товаров или услуг, заключить соглашение о сосуществовании с правообладателем схожего товарного знака.
Section 2(e)(1) descriptiveness refusal
Знак является описательным, то есть сразу даёт потребителю понять, для каких товаров и услуг он регистрируется.
Объяснить, почему знак не является описательным, изменить перечень товаров или услуг, согласиться на регистрацию в Дополнительном реестре (в нём регистрируются описательные знаки).
Commonly used phrase refusal
Регистрируемый знак представляет собой часто используемое выражение.
Показать, как именно используется фраза в качестве товарного знака, привести конкретные примеры, доказывающие, что такая фраза обычно не используется в отношении тех товаров или услуг, которые указаны в заявке.
USPTO рассмотрело ответ, что дальше?
После того, как USPTO рассмотрит ответ, процесс регистрации может быть возобновлен. Однако это лишь один из вариантов развития событий, когда ответ на предварительный отказ помог устранить проблему, препятствующую регистрации знака.
Блок-схема ниже поможет разобраться со всеми возможными вариантами исхода и в целом проследить путь, который может пройти ответ на предварительный отказ:
Как видно из блок-схемы, отказ в принятии ответа на предварительный отказ не сразу ведет к аннулированию заявки, а к вынесению окончательного отказа. Несмотря на такую терминологию, заявитель имеет возможность ответить и на окончательный отказ, и только в том случае, если эксперт USPTO не соглашается с доводами в этом ответе, он вынесет решение об отказе в регистрации знака. Но даже в этом случае есть возможность подать апелляцию в вышестоящую инстанцию. Тем не менее, положительный исход этих дополнительных этапов не гарантирован и ещё больше отодвигает дату регистрации знака, поэтому разумнее всего тщательно проработать именно ответ на предварительный отказ.
На подготовку ответа как на предварительный, так и на окончательный отказ, как правило, дается 6 месяцев, но затягивать с подготовкой не стоит. Лучше заблаговременно ознакомиться с вопросами и проблемами, обозначенными в предварительном отказе, чтобы было достаточно времени для сбора необходимых документов, а также для подготовки убедительных аргументов. Чем раньше вы направите ответ в USPTO, тем раньше рассмотрение заявки может возобновиться и, следовательно, тем раньше вы можете получить заветную регистрацию.
Если предварительный отказ связан с необходимостью внести незначительные корректировки, например, уточнить перечень товаров и услуг, заявленных при подаче заявки или предоставить другое изображение знака, рассмотрение ответа может занять всего несколько дней.
Ответы, в которых содержится аргументированная позиция, рассматриваются дольше. Но в целом если аргументы, изложенные в ответе, убедят USPTO в том, что препятствий в регистрации нет, процесс регистрации знака возобновится в течение двух месяцев.
Если в регистрации знака все-таки отказано
В том случае, когда ответ на окончательный отказ не устранил все проблемы или попытка обжаловать отказ не удалась, USPTO отправит уведомление об отказе в регистрации товарного знака. После этого есть два месяца, чтобы подать петицию о возобновлении процесса регистрации либо обжаловать отказ в Судебно-апелляционной комиссии по товарным знакам США (TTAB).
* * *
Предварительный отказ не ставит крест на регистрации знака. Иногда проблема настолько незначительна, что решить ее можно, потратив полчаса. Если же требуется подготовить подробный письменный ответ, следует оценить перспективы и затраты на такой курс по сравнению с подачей новой заявки или ребрендингом. Вполне возможно, что ответ на предварительный отказ всё равно окажется в разы дешевле, чем альтернативы.
Если у вас остались вопросы, связанные с предварительными отказами, свяжитесь с нашими юристами или запишитесь на консультацию.
